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La reforma de la Ley de marcas ya está aquí. ¿Qué necesitas saber?

Como algunos de nuestros clientes ya sabrán, la reforma de la Ley de marcas relativa a las competencias administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para tramitar solicitudes de nulidad/caducidad de marcas/nombres comerciales entrará en vigor el 14 de Enero de 2023. A partir de esa fecha, por tanto, todo aquel que quiera instar la caducidad de un registro de marca por la eventual carencia o insuficiencia de uso o la nulidad por las causas ya previstas en la propia Ley de Marcas, deberá dirigir su demanda a la propia OEPM. Tal cambio tiene su origen en la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, que tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. El resultado es un procedimiento administrativo menos costoso para todas las partes.

Cabe añadir que hasta que la OEPM adquiera las competencias para declarar la nulidad o la caducidad de los signos, los procedimientos correspondientes seguirán siendo competencia de la jurisdicción civil, pero serán de aplicación las normas sustantivas que regulan la materia contenida en el nuevo Título VI de la Ley de Marcas.

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Obviamente, la modificación implica también cambios internos en la organización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Aún y así, las dudas expresadas por parte de los colectivos afectados por el cambio legislativo en cuestión (como los profesionales de la Propiedad Industrial), sobre la coexistencia de este sistema con las competencias de la jurisdicción civil en determinados casos (nulidades por reconvención en acciones por infracción, por ejemplo) ha hecho que una reforma posterior prevea la reconducción de los asuntos a la jurisdicción civil por la vía de los eventuales recursos que pudieran presentarse a las decisiones de la OEPM en esta materia. De esta forma, se facilita una tendencia a la coherencia jurisprudencial, más difícil si los citados recursos debieran resolverse como contencioso-administrativo.

Las novedades más importantes de la reforma de la Ley de marcas

  • Como procedimiento frente a la Oficina Española de Patentes y Marcas, el de nulidad permitirá a partir de ahora que el titular de la marca afectada pueda pedir prueba de uso de la marca anterior.
  • La propia naturaleza administrativa del procedimiento, que sustituirá al que se seguía en el Juzgado de lo Mercantil, ha implicado también un cambio en la de las pruebas admitidas: el artículo 21 bis del nuevo reglamento establece inequívocamente que “las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes”.
  • Es también destacable que en el nuevo procedimiento se excluye la prescripción por tolerancia para las marcas de Agente o Representante.
  • Los efectos de la declaración de caducidad se retrotraen a la fecha de la solicitud o demanda de caducidad, salvo que la resolución o sentencia prevea una fecha anterior, que se fijaría a instancia en base a la fecha en la que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.
  • En cuanto a la nulidad, la marca registrada de la que se declare la nulidad se considerará que no ha tenido, desde el principio, ninguno de los efectos inherentes a su registro. Tanto en el caso de la caducidad como en el de la nulidad, se recoge de forma prácticamente literal lo previsto por el reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

Conclusiones de la reforma de la Ley de marcas

Como toda modificación, la que nos ocupa genera dudas no sólo sobre su aplicación práctica, sino también sobre la posibilidad de que deba generar a su vez nuevas modificaciones. Un ejemplo es la opinión emitida por varios expertos sobre si, una vez desestimado un recurso sobre la decisión recaída a una oposición, el consiguiente nuevo recurso debería presentarse ante la jurisdicción mercantil, en lugar de ante la Contencioso-Administrativa; tal posibilidad parecería estar en línea con el objetivo de coherencia jurisprudencial que hemos mencionado anteriormente.

En definitiva, parece claro que los grandes objetivos de la reforma de la Ley de marcas se alcanzarán en gran medida (la reducción de los costes para el administrado, la dinamización del registro por la desaparición de marcas que no se utilizan, etc.) pero no se pueden obviar las dudas que los nuevos procedimientos plantean y que se irán desvaneciendo a medida que éstos entren en funcionamiento.

 

Artículo de Jaume Layola

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