Publication-of-the CP9-common-practice

Publicación de la práctica común CP9

Dentro del Programa de Convergencia seguido por las Oficinas de la PI de la red de dibujos, modelos y marcas de la Unión Europea (EUTMDN), la EUIPO ha publicado en fecha 1 de abril de 2020, la Práctica Común CP9 «Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos y/o figurativos cuando la forma no es distintiva en sí misma» y la práctica común CP10 «Criterios para evaluar la divulgación de dibujos o modelos en internet».

Ambas Práctica Comunes son el resultado de las consultas y contribuciones presentadas por las partes interesadas en los dos últimos años, así como la fructífera colaboración en sus respectivos grupos de trabajo, compuestos por expertos de las oficinas de la PI nacionales y regionales, en el marco de los proyectos de cooperación europeos de la EUIPO.

En relación con las marcas se ha consensuado una práctica común (Práctica Común CP9) relativa al carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos y/o figurativos cuando la forma no es distintiva en sí misma, con el fin de establecer “un umbral mínimo para el carácter distintivo de las marcas de forma cuando la propia forma no es distintiva”.

La finalidad de esta Práctica Común es incrementar la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad en beneficio tanto de los examinadores como de los usuarios, siendo la referencia para las oficinas de PI de los estados miembros, las asociaciones de usuarios, los solicitantes y sus representantes.

La cuestión que pretende resolverse con esta Práctica Común es la apreciación del carácter distintivo intrínseco global de las marcas tridimensionales (marcas de forma) consistentes en una forma no distintiva de los propios productos, envases o contenedores, y en otros elementos a los que la marca de forma se extiende, dentro de un examen por motivos absolutos.

Los elementos que puede incluir la marca tridimensional y que ha revisado la Práctica Común para determinar si la marca tridimensional es o no distintiva en su conjunto son los siguientes:

  1. Elementos verbales o figurativos
  2. Un solo color y combinaciones de colores
  3. Combinación de elementos

Como norma general, si una forma (marca tridimensional) no distintiva contiene un elemento (verbal o figurativo, un solo color o combinaciones de colores, combinación de elementos) distintivo por sí mismo, será suficiente considerar el signo como un signo distintivo en su conjunto.

La dificultad se encontrará en determinar la distintividad del elemento o conjunto de elementos que incluya la marca tridimensional no distintiva. La Práctica Común también establece algunos parámetros para determinar la distintividad de dichos elementos.

Así, respecto a los elementos denominativos y figurativos, se deben valorar parámetros tales como su tamaño y proporción, su contraste con respecto a la forma, y su posición real respecto a ella, teniendo en cuenta las realidades específicas del mercado al que pertenece la marca tridimensional en cuestión.

Cuando varios factores (como el tamaño, la posición o el contraste) del elemento que incluye la marca tridimensional, afectan de forma negativa a la distintividad del elemento,  la impresión general resultante es que el signo carece de carácter distintivo.

En cuanto a los colores,  para apreciar el carácter distintivo de un color debe tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja, indebidamente, la disponibilidad de los colores para los demás competidores que ponen productos o servicios a la venta del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro (sentencias de 06/05/2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, §60, y de 24/06/2004, Blau/Gelb, C-49/02, EU:C:2004:384, §41.)

Como norma general, un solo color no tendrá, en principio, carácter distintivo para ningún producto o servicio salvo en circunstancias excepcionales, por lo que el mero hecho de añadir un solo color a una marca tridimensional, no conferiría carácter distintivo intrínseco a dicha marca tridimensional.

Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual en los productos y que produzca una impresión general memorable pueda conferir carácter distintivo a la marca tridimensional en su conjunto.

Como siempre, el examen exigirá un análisis caso por caso.

Finalmente, respecto a la combinación de elementos, si estos tienen carácter distintivo individualmente, conferirán distintividad a la marca tridimensional. Por el contrario, elementos verbales o figurativos, que se consideran individualmente carentes de carácter distintivo, no dan lugar a una marca tridimensional distintiva.

En cambio, una combinación de elementos verbales, figurativos y colores distintivos y no distintivos puede conferir carácter distintivo a la marca en su conjunto, siempre que el elemento distintivo se pueda distinguir claramente entre todos los demás elementos.

Sin embargo, si el consumidor no percibe inmediatamente el elemento distintivo debido a la presencia de elementos no distintivos, la combinación puede dar lugar a un signo carente de carácter distintivo.

En definitiva, el carácter distintivo debe apreciarse caso por caso, con los principios comunes expuestos  que sirven de guía para garantizar que las diferentes oficinas llegan a un resultado similar y previsible al apreciar el carácter distintivo intrínseco de las marcas de forma (tridimensionales) que contienen otros elementos cuando la forma en sí misma no es distintiva.

Artículo de Teresa Gonzalez.

Miembros de