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Consecuencias del Brexit para las marcas de la UE

Como todos sabemos, el Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea el pasado 31 de diciembre de 2020.

El 1 de enero de 2021 todas las marcas de la UE concedidas se clonaron automáticamente en marcas análogas en el Reino Unido manteniendo la fecha de solicitud o prioridad de la UE. Los titulares de marcas de la UE en trámite en esa fecha disponen de un período de transición de 9 meses, que expirará el 30 de septiembre de 2021, para decidir si las re-solicitan en el Reino Unido manteniendo la fecha de solicitud licitud o prioridad de la UE.

Sin embargo, ¿tiene el BREXIT otras implicaciones para las marcas de la UE? La respuesta es SÍ y explicamos las principales a continuación.

En caso de una acción de cancelación contra un registro de marca de la UE en trámite en fecha 31 de diciembre de 2020, el resultado se aplicará también a su clon en el Reino Unido. La única excepción a esta norma será cuando la base de la cancelación de la marca de la UE no sea de aplicación en el Reino Unido. Por ejemplo, una prohibición absoluta de registro por su significado en un idioma diferente al inglés.

Los registros de marca en el Reino Unido pueden ser cancelados por falta de uso después de un período ininterrumpido de 5 años sin ser utilizados. Sin embargo, una gran parte de registros de marca de la UE nunca estuvieron en uso en el Reino Unido antes del BREXIT. Por lo tanto, aplicar esta norma del “no uso” en el Reino Unido durante 5 años a los clones de registros de marca de la UE conllevaría cancelaciones en masa. Con el fin de evitarlo, si los 5 años incluyen algún período de tiempo anterior al 1 de enero de 2021, cualquier uso del registro de marca de la UE contará como uso, dentro o fuera del Reino Unido, para su clon en el Reino Unido.

Las licencias inscritas ante la EUIPO sobre marcas de la UE seguirán teniendo efectos en el Reino Unido. No obstante, dado que la legislación en el Reino Unido no requiere que se inscriban para tener efecto, las licencias no se inscribirán automáticamente en los clones en el Reino Unido. Los titulares de los clones disfrutarán de un periodo de transición de 12 meses a contar desde el 1 de enero de 2021 para inscribir en el Reino Unido cualquier licencia ya inscrita ante la EUIPO.

Antes del 1 de enero de 2021, el agotamiento de derechos de PI en la UE, incluyendo el Reino Unido, tenía lugar cuando un producto original era comercializado en el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) por su titular o con su consentimiento. El agotamiento de derechos de PI dentro de la UE significa que sus titulares no pueden evitar las importaciones paralelas, es decir, distribuciones posteriores o re-venta de productos originales dentro del EEE.

Actualmente y desde el 1 de enero de 2021, la comercialización en el Reino Unido de productos originales por su titular o con su consentimiento no suponen el agotamiento de derechos dentro del EEE. Sin embargo, la comercialización en el EEE de productos originales por su titular o con su consentimiento sí suponen el agotamiento de derechos dentro del Reino Unido.

Esta puede ser una solución temporal ya que el Gobierno del Reino Unido publicará una consulta formal durante el 2021 sobre agotamiento de derechos e importaciones paralelas para decidir su posición en el futuro.

Artículo de Menchu Pérez.

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